对姓名商标的叙述性使用不构成侵权

 

 

    牛贵生之父牛忠喜系河南省新乡市有名的面点师，20世纪60年代就誉满新乡，其制作的烧饼在1980年河南省名菜名店风味小吃评比展销会上被正式命名为“牛忠喜烧饼”。新乡市饮食服务总公司(以下简称饮食公司)于1983年注册登记成立牛忠喜烧饼店，经营烧饼的制作与销售，牛忠喜在该店工作至1986年退休后又返聘至1990年。1989年4月24日，牛忠喜出具书面证明，同意以其本人的名字进行商品商标注册。牛忠喜烧饼店于1990年5月30日经国家工商行政管理局商标局核准注册牛忠喜及图案商标，商标注册证号为520075号，核定使用商品为第30类烧饼。2000年3月21日，该注册商标被核准续展。2007年4月14日，国家工商行政管理总局商标局核准该商标转让给刘福强。

 

 

    牛贵生于2004年3月17日在新乡市工商局卫滨分局注册成立了新乡市卫滨区新乐路牛忠喜烧饼店，经营场所位于新乡市新乐路74号。其在经营场所设置“牛忠喜烧饼”字样的招牌，牛贵生此后便开始烧饼的制作及销售业务，2008年，牛贵生开始在位于新乡市平原路的胖东来百货超市部及位于新乡市健康路的新乡市胖东来生活广场开设经营场所，设置“牛忠喜烧饼”字样的招牌，经营烧饼，并在商品包装及礼品盒上印制“牛忠喜烧饼”字样。

 

 

    2008年3月17日，牛忠喜烧饼店、刘福强向新乡市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令牛贵生停止商标侵权行为；拆除位于新乡市胖东来百货超市、新乡市胖东来生活广场、新乐路74号的“牛忠喜烧饼”字样的招牌及不实广告，销毁印有“牛忠喜烧饼”宇样的包装、礼品盒；赔偿相应经济损失。

 

 

    [审理]

 

 

    河南省新乡市中级人民法院经审理认为：牛贵生从2004年开始在位于新乡市卫滨区新乐路牛忠喜烧饼店的经营场所设置“牛忠喜烧饼”字样的招牌，经营烧饼的制作及销售业务；从2008年开始，牛贵生又在胖东来百货超市部及新乡市胖东来生活广场开设经营场所，设置“牛忠喜烧饼”字样的招牌，经营烧饼，并在商品包装及礼品盒上印制“牛忠喜烧饼”字样。牛贵生的上述行为系突出使用了“牛忠喜”三个字作为其产品的标志，不属于以合理的形式使用其商号，故属于侵犯牛忠喜烧饼店及刘福强的商标专用权行为，依法应承担侵权的民事责任。结合商标转让前后侵权时间的长短及侵权范围的大小，新乡市中级人民法院判决：1、牛贵生于判决生效后停止在其宣传牌匾上、产品包装上或以其他形式使用“牛忠喜”三个字对其制作的烧饼进行宣传；2．牛贵生于判决生效后10内赔偿牛忠喜烧饼店经济损失5000元，赔偿刘福强5000元。3、驳回牛忠喜烧饼店、刘福强的其他诉讼请求。

 

 

    牛贵生与牛忠喜烧饼店、刘福强均不服一审判决，向河南省高级人民法院提起上诉。

 

 

    河南省高级人民法院经审理认为：“牛忠喜”三字是牛贵生父亲的名字，系在先享有的姓名权，依法可正常行使；牛忠喜作为饮食公司职工，本人同意牛忠喜烧饼店用“牛忠喜”三个字申请注册商标，并已获得核准，牛忠喜烧饼店享有该注册商标的专用权。牛忠喜本人及家人对“牛忠喜”三字的使用应当仅是作姓名意义的使用，不得作商标意义的使用，不得对牛忠喜烧饼店及刘福强所享有的注册商标专用权造成侵害，影响其正常行使注册商标专用权。就牛贵生的被控侵权行为是否构成商标侵权问题，具体来说，关于牛贵生在新乐路使用“牛忠喜烧饼”招牌问题，早在牛忠喜烧饼店于1990年经国家工商行政管理局商标局核准注册牛忠喜及图商标之前，牛忠喜所制作的烧饼即已经被称作力“牛忠喜烧饼”。牛忠喜在从饮食公司退休后，于2004年又以“牛忠喜烧饼”的店面招牌继续制作、销售烧饼，并领取了字号为“新乡市卫滨区新乐路牛忠喜烧饼店”的个体工商户营业执照。综合考虑牛忠喜本人与牛忠喜注册商标的特殊联系及其长期从事烧拼制作的历史发展，牛忠喜在家里打烧饼使用“牛忠喜烧饼”的招牌并无不当。牛贵生在其父牛忠喜去世后子承父业，继续经营“牛忠喜烧饼”店有其正当性，应属合理使用。至于牛忠喜烧饼店和刘福强认为牛贵生在新乐路所经营的烧饼店业主为牛贵生而非牛忠喜问题，由于牛忠喜实际参与经营，并不影响该店使用“牛忠喜烧饼”字号的正当性。关于牛贵生在超市等经营场所及在商品包装、礼品盒上使用“牛忠喜烧饼”字样等行为是否构成侵权问题，牛贵生的上述使用“牛忠喜烧饼”字样的行为超出了其父牛忠喜原有的使用范围，其将“牛忠喜烧饼”作为商品名使用，系突出使用“牛忠喜”三字作为其产品的标志或商品名，容易使得消费者对其生产、销售的商品与商标权人所提供的商品造成混淆，使得该商标不能实现其将商标权人所提供的商品与他人所提供的相同或类似的商品区别开来的目的，也实际造成了与牛忠喜烧饼店所制作销售烧饼的混淆，属商标侵权行为。综上，依据民事诉讼法第一百五十三条第(一)、(三)顶之规定，二审法院认定牛忠喜烧饼店与刘福强起诉牛贵生侵权行为的诉讼请求不能全部成立，对一审判决进行了部分改判。二审法院遂判决一审认定事实基本清楚，但对于侵权行为的认定部分不当，判决主文部分文字表述有不妥之处，二审法院予以变更。依据民事诉讼法第一百五十三条第(一)项、第(三)项之规定，判决如下：一、维持新乡市中级人民法院(2008)新民三初字第22号判决第二、三项和案件受理费负担部分。二、变更新乡市中级人民法院(2008)新民三初宇第22号判决第一项为：牛贵生于判决生效后10内停止对520075号牛忠喜及图注册商标的侵权行为。

 

 

    二审判决送达后，牛忠喜烧饼店和刘福强向最高人民法院申请再审。最高人民法院经审查认为二审法院认定事实清楚，适用法律正确，于2011年7月12日作出驳回再审申请裁定。

 

 

    [评析]

 

 

    商标合理使用分为商业性使用和非商业性使用两种形式。商业性合理使用又可分为叙述性使用和指示性使用。商标的叙述性合理使用，是指经营者为描述自己所提供商品或服务的基本信息，善意合理地使用商品通用名称、图形、型号，直接表示商品质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志，与商品相关的地名和自己的名称地址，以及在第一含义上使用缺乏显著特征的其他叙述性词语或标志，即使这些标志与他人的注册商标相同或近似，也不侵犯他人注册商标专用权。这里的第一含义，是指一个标志的原始含义或主要含义，是相对于一个标志作为商标注册时应当具备显著特征的第二含义而言的。

 

 

    一、商标叙述性合理使用的理论基础

 

 

    从理论层面上分析，商标叙述性合理使用的基础来源于权利衡平原则。权利限制是法律为达到社会各种利益之间的平衡而设计的一种制度，权利人行使权利理应受法律保护，但权利不独为保护个人利益，而是具有社会性和公共性。商标权保护的最终目的在于商品经济的发展和社会的进步，而非商标权人个人权利的最大满足。商标权的行使是否正当，将会产生促进与阻碍商品经济发展与社会进步两种截然不同的结果。而且，商标权作为知识产权的垄断性质，使其不可避免地与公共利益之间发生交叉和冲突，特别是商标原本多为社会上广泛使用的词汇，若被毫无限制地垄断，使社会公众不能使用，必然有违社会公共利益，与商标法律保护的旨意不相一致。正如美国大法官Holmes所讲：“商标权只是在于阻止他人将他的商品当成权利人的商品出售，如果商标使用时只是为了告之真相而不是要欺骗公众，我们看不出为何要加以禁止。商标不是禁忌。”

 

 

    二、商标叙述性合理使用的认定标准

 

 

    为防止商标权人滥用权利，在商标权人和公众利益之间维持恰如其分的平衡，通过商标合理使用制度的规定，对商标权进行限制，成为国际和各国国内商标立法的发展趋势。与贸易有关的知识产权协议》第17条规定：“成员可规定商标权的有限例外，诸如对说明性词汇的合理使用之类，只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的合法权益。”我国商标法实施条例第四十九条也有类似规定。美国、欧盟、德国、法国、日本以及我国台湾地区、香港特别行政区等国家和地区也都以立法或判例形式确认了对商标的合理使用制度。

 

 

    由于商标的构成要素多是来自公有领域，很难避免与原来客观存在于公有领域的文字、图形、数字等相同或近似，因此，他人从叙述性的角度而不是商标的角度善意使用这些标志，就不应被视为侵权。叙述性合理使用的目的主要在于保护竞争者对自身产品进行描述的自由。不同立法对商标叙述性合理使用的规定不尽相同，但基本认为这种合理使用至少应当具备以下要件：1、仅为说明性、描述性的使用。使用该标志仅为说明该当事人的商品或服务的名称、地理来源、出售地点、原料、质量、功能、用途、重量、数量、形状、价格等。2、不是作为商标使用。这通常是指使用者在主观上并无作为商标来用的意图，在客观上并不足以造成消费者的误认。3、对标志的善意使用。此处的善意不同于民法上善意第三人、善意取得的善意。在民法上，善意、恶意是以行为人是否知情作为判断依据的，而商法上的善意、恶意则是从有无不正当竞争的角度加以判断的，是指行为人并无借他人的商标误导公众以谋取利润或进行淡化的目的。因此，有些商标立法以“符合工商事务中的诚实操作原则”作为对善意的界定。

 

 

    三、本案商标叙述性合理使用的判定

 

 

    牛贵生在超市等经营场所及在商品包装、礼品盒上使用“牛忠喜烧饼”字佯等行为不属于合理使用，构成侵权。因为在商标侵权理论中，混淆是商标保护的评判标准，消费者是否能将商品或服务与提供者正确地联系在一起而不发生混淆，是商标保护的标准，而牛贵生的上述使用“牛忠喜烧饼”字样的行为超出了其父牛忠喜原有的使用范围，其将“牛忠喜烧饼”作为商品名使用，系突出使用“牛忠喜”三字作为其产品的标志或商品名，容易使得消费者对其生产、销售的商品与商标权人所提供的商品造成混淆，使得该商标不能实现其将商标权人所提供的商品与他人所提供的相同或类似的商品区别开来的目的。

 

 

    但牛贵生在新乡市新乐路自家烧饼作坊使用“牛忠喜烧饼”招牌从事烧饼制作、销售行为属叙述性合理使用，不构成商标侵权。理由如下：

 

 

    第一，从各国立法现状出发，各国均规定如果他人善意地使用自己的姓名、笔名等，只要未损害商标信誉或未构成不正当利用商标信誉，就构成商标专有权保护的例外。如日本在1991年修改的商标法中明确规定了如下限制：“他人以正常的方式使用自己的肖像、姓名、名称、雅号、艺名、笔名”。1993年12月通过的《欧共体协调成员同商标立法一号指令》第6条规定：“商标赋予其所有人的权利不得用来禁止第三人在商业中：A)使用其姓名和地址”，1992年意大利商标法第1条之2规定：“注册商标专有权并不授权专用权人禁止他人在贸易过程中使用以下事项：(1)他自有的姓名和地址”，美国兰哈姆法第33条第2款第(4)项明确规定：“当被控侵权者对某一姓氏、术语或设计的使用，不是作为商标来使用，而是将当事人的个人姓氏用于自己的商业活动，或者当事人以默契的方式使用任何他人的姓氏，或者以公平、诚实的方式使用描述性的术语或设计，并且仅仅用于描述当事人的产品、服务或其地理来源，不视为侵权。”

 

 

    第二，“牛忠喜”三个字作为人名，因为自然人的姓名本身就存在众多重名的情况，所以姓名不旦有唯一性、显著性的特征，是一种效力内敛的权利。只有在特定条件下，即姓名权具备识别功能、显著特征后，才可以作为商标注册。这意味着有些商标经过使用在具备第二含义后可以因为获得了显著性而被注册，即它们经过长期使用后取得了表示商品来源的效果并被消费者所认可。但是，这些商标毕竟和那些臆造词汇的商标相比在显著性上存在差距，当牛忠喜及其继承人为说明自己的产品而在这些商标的第一含义上对此加以使用时，即不应受到商标权的制约。

 

 

    第三，从商业惯例的角度出发，商标所有人不能阻止他人对其产品特征的正确描述，从而不能把将商标用于一般性描述的权利视为其独占。牛忠喜及其继承人在自家烧饼作坊使用“牛忠喜烧饼”招牌，并未超出我国食品制作传统行业的一般商业惯例，其中的“牛忠喜”三字未以标识商标的形式出现，而是向消费者表明烧饼的制作人等客观信息。结合商标立法目的，商标使用权的行使在于保证商家对消费者作如实的陈述、说明，商标禁止权的行使是为了阻上他人将商品作为商标权人的商品出售，反之，当商标的使用仅旨在明示真实情况而并无通过制造混淆欺骗公众时，不应禁止。